Cristina Badea – Louboutin vs. Amazon (vs. Vânzători terți?) – cine și când utilizează un semn ce poate încălca drepturile de marcă?

În data de 22 decembrie 2022, Curtea de Justiție a Uniunii Europene[1] a pronunțat o hotărâre[2] într-o cauză care a dobândit mare importanță pentru dreptul mărcilor și al proprietății intelectuale în general – cauza Louboutin/Amazon[3].

CJUE a răspuns întrebării ridicate de Christian Louboutin, celebrul designer de încălțăminte high-end, recunoscută pentru talpa roșie, cu privire la răspunderea operatorilor de piețe online (în special cele având un model de business hibrid, precum Amazon) pentru vânzarea pe platforma online, de către vânzători terți, a unor produse contrafăcute.

1. Situația de fapt și întrebările domnului Louboutin

Domnul Louboutin este titularul unor mărci Benelux (i.e., marcă protejată în Belgia, Regatul Țărilor de Jos și Luxembourg, înregistrată la Oficiul de proprietate intelectuală din Benelux), respectiv europene, pentru culoarea roșie, aplicată pe talpa unui pantof cu toc înalt.

Amazon este un bine-cunoscut operator de site-uri de vânzare online, prin care vinde atât direct, în nume propriu, cât și indirect, prin punerea la dispoziție a platformei și unor vânzători terți – componenta de marketplace/piață online. Livrarea produselor vândute pe piața online poate fi efectuată atât de către vânzători, cât și de către Amazon, care în acest caz asigură și stocarea produselor și asigură livrarea din depozitele sale. 

În cadrul a două litigii naționale contra Amazon, unul pe rolul instanțelor din Luxembourg și unul pe rolul celor din Belgia, dl Louboutin a susținut că Amazon răspunde de încălcarea drepturilor sale la marcă, prin anunțurile de pe site-ul Amazon pentru produsele contrafăcute și vândute de către terți.

Domnul Louboutin pretinde în cadrul acestor litigii că prin anunțurile de pe site-urile Amazon, provenind de la vânzători terți care vând produse contrafăcute, Amazon ar încălca drepturile sale la marcă, în special pentru că Amazon ar juca un rol activ în săvârșirea acțiunilor care constituie utilizare a mărcii, iar anunțurile publicitare referitoare la produse contrafăcute ar face parte din propria comunicare comerciala a Amazon. Drept urmare, în opinia dlui Louboutin, Amazon nu poate fi considerat un simplu furnizor de servicii de stocare – hosting sau intermediar neutru, ci chiar utilizatorul semnului ce ar încălca drepturile la marcă.

2. Întrebarea analizată de CJUE

În baza acestei situații de fapt și a argumentelor părților, instanțele naționale au considerat necesar să obțină interpretarea CJUE cu privire la problema de drept, constând în modul de interpretare a art. 9 (2) a) din Regulamentul mărcii UE 2017/1001[4], cu privire la posibilitatea titularului unei mărci UE de a împiedica un terț să utilizeze un semn care se presupune că ar încălca drepturile la marcă ale titularului.

Mai exact, întrebarea vizează interpretarea noțiunii de „utilizare a unui semn”, în cazul vânzării de către terți a unor produse contrafăcute pe o platformă online ce incorporează și o piață online. În oferirea interpretării, CJUE a fost întrebată și care este relevanța percepției utilizatorului de platformă. 

3. Răspunsul CJUE

Răspunsul complex oferit de CJUE poate fi segmentat în următoarele condiții ce ar trebui analizate de către instanțele naționale pentru a stabili persoana care se poate considera că utilizează un semn ce încalcă un drept la marcă.

În cazul unei platforme hibrid, în care operatorul vinde în nume propriu, dar prin care vând și terți, operatorul (precum Amazon) poate fi considerat ca utilizând un semn identic cu o marcă pentru produsele vândute de terți, dacă un utilizator informat și rezonabil de atent stabilește legătura între semn și serviciile operatorului de platformă.

Modul de afișare, respectiv alte funcții și servicii oferite de platformă contează în analiza juridică. Pentru a stabili percepția unui utilizator de platformă, este relevant dacă operatorul:

• are o metodă uniformă de prezentare a anunțurilor pe platformă;
• își prezintă logoul, de distribuitor cunoscut publicului, pe toate anunțurile, inclusiv ale terților și
• oferă servicii suplimentare, precum depozitarea și expedierea produselor. 

Concluzia CJUE se bazează pe următoarele argumente:

a) Anunțurile afișate pe platformele online de vânzare ce incorporează și piețe online trebuie să fie prezentate în așa fel încât un utilizator rezonabil de informat și atent să poată distinge cu ușurință între ofertele operatorului de platforma și cele ale vânzătorilor terți. Detalii despre cum se poate face această distingere sau nivelul efectiv de informații ce trebuie oferite consumatorilor sunt neclare.

Dacă însă operatorul de platformă utilizează o metodă uniformă de prezentare a ofertelor, afișând concomitent anunțurile sale și ale vânzătorilor, aplicând și logo-ul propriu inclusiv în cadrul anunțurilor de vânzare ale terților vânzători, este posibil să se creeze o dificultate de a face o distincție clară între ofertele platformei. Astfel, utilizatorul rezonabil de informat și atent ar putea avea impresia că însuși operatorul prezintă, în propriu, inclusiv produsele vândute de terți.

Drept urmare, CJUE a considerat că dacă ofertele vizează bunuri ce poartă semnul identic cu marca unei alte persoane, o prezentare uniformă a anunțurilor poate crea o legătură, pentru utilizatori, între semn și serviciile prestate de operatorul de platformă.

b) Natura și întinderea serviciilor oferite de către operatorul de platformă, precum cele referitoare la administrarea întrebărilor utilizatorilor cu privire la acele bunuri, depozitarea și livrarea acestora sau administrarea retururilor bunurilor sunt de natură să creeze impresia, pentru un utilizator rezonabil de informat și atent, că bunurile respective sunt prezentate de către operatori în nume propriu și, drept urmare, să creeze o legătură, în ochii utilizatorului, între serviciile operatorului de platformă și semnul ce apare pe bunurile și anunțurile ce provin de la vânzători terți.

4. Implicații

Avocații dlui Louboutin consideră Hotărârea CJUE un succes care poate conduce la stabilirea, în fața instanțelor naționale, a răspunderii Amazon pentru încălcarea mărcilor dlui Louboutin.[5] Cu toate acestea, Hotărârea CJUE lasă o (largă) marjă de apreciere instanțelor ce trebuie să judece litigiile dintre titularii mărcii și operatorii de platformă.

Se poate considera că, indiferent de îndeplinirea criteriilor indicate de CJUE în răspunsul oferit (cu privire la modul de afișare a anunțurilor, prezentarea logo-ului operatorului, etc.), operatorii de platformă pot proba, iar instanța poate verifica, percepția efectivă a utilizatorilor platformei, prin studii de piață cu privire la comportamentul utilizatorilor și la modalitatea de înțelegere și de utilizare a platformei de către aceștia. Având în vedere relevanța acordată de CJUE impresiei utilizatorilor, dacă operatorul de platformă ar demonstra că un utilizator rezonabil de atent are percepția clară că utilizatorul semnului ce încalcă o marcă este vânzătorul terț, instanțele naționale nu ar trebui să considere că operatorul platformei utilizează semnul în discuție.

Cu toate acestea, este posibil ca hotărârea CJUE să conducă la modificări ale modelului de business al platformelor hibrid și la modul de afișare a anunțurilor și, per total, a experienței utilizatorilor acestor platforme. Nu este exclus ca operatorii unor astfel de platforme să separe secțiunea de vânzări directe de secțiunea de piață online, pe care vând terți, prin modul de afișare, identitate vizuală, etc.

În orice caz, atât titularii de marcă, cât și operatorii de platformă, vor urmări cu atenție hotărârile ce vor fi pronunțate în Luxembourg și Belgia și modul în care va fi aplicată, în concret, hotărârea CJUE.

---

[1] În continuare, „CJUE”.

[2] Hotărârea din 22 decembrie 2022, încă nedisponibilă în limba română (la data redactării – 26.01.2023), dar disponibilă în engleză la https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268788&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=756429 (Accesat la 26.01.2023).

[3] Cauzele C-148/21 și C-184/21.

[4] Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene („Regulamentul mărcii UE”).

[5] https://www.bbc.com/news/technology-64065290 (Accesat 26.01.2023).